Un marchio che sa distinguersi
Un marchio descrittivo può diventare valido quando, in conseguenza dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato una propria capacità distintiva.
Questo fenomeno è detto secondary meaning.
Che si verifica quando l’uso del marchio permette di aggiungere al proprio significato generico un secondo significato di identificazione dei beni e dei servizi dell’impresa.
Il fenomeno del secondary meaning si riferisce ai casi in cui un marchio, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per descrittività, acquisti tale capacità in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato.
Questo può avvenire a seguito:
- del tipo di uso prima del deposito della domanda di registrazione
- del tipo di uso dopo il deposito della domanda ma prima della richiesta di declaratoria di nullità da parte di terzi
La distintività del secondary meaning è un aspetto secondario rispetto alla notorietà e celebrità del marchio stesso.
Per quanto riguarda la possibilità che i marchi di forma acquistino un secondary meaning la Cassazione sembra ammetterla in via generale. Ma le esclude quando si tratti di forma necessaria.
Ad esempio, il Tribunale di Torino ha ammesso la registrabilità del marchio di forma della tavoletta di cioccolata “Ritter Sport”. In questo caso è stata provata a mezzo di indagine demoscopica la riconducibilità di quella determinata forma a quella impresa specifica.
Requisiti e onere della prova
E in mancanza di specifiche previsioni normative che indichino la durata e l’intensità dell’uso idonei a far acquistare capacità distintiva al marchio che ne sia privo?
La giurisprudenza ha affermato che il registrante dovrà dimostrare un cambiamento della percezione che il pubblico ha del marchio stesso.
Nel caso Oksalute, ad esempio, il Tribunale di Milano ha rilevato che per dimostrare l’acquisizione di secondary meaning del marchio occorreva dimostrare che il mercato di riferimento associasse tale segno al titolare. Non essendo, infatti, sufficiente dimostrare l’esistenza di alcuni episodi di confusione concretamente verificatisi sul mercato per l’uso di altro segno simile.
Secondo una serie di pronunce giurisprudenziali sono necessari sondaggi di opinione, indagini di mercato o altri strumenti in grado di attestare il mutamento di significato del marchio.
Significato che, da generica indicazione di una categoria di prodotti, deve diventare indicazione dei prodotti riferibili al titolare. Per il quale le indagini demoscopiche, pur con tutte le cautele imposte al giudice nella loro valutazione, rappresentano mezzi fondamentali per fornire un’adeguata prova dello slittamento nella percezione del pubblico.
Il fenomeno c.d. del secondary meaning è stato confermato:
- nella parola “rotoloni”, percepita dal pubblico come un marchio speciale di uno dei prodotti della più generale serie di carte igieniche contrassegnata dal nome “Regina”.
- nel marchio “Felce Azzurra”. Il rilevante livello di notorietà raggiunto consente di ritenere che anche una pretesa ed eventuale descrittività originaria della denominazione sia stata comunque oggetto di un indiscutibile processo di affermazione di un secondary meaning. Che, per sua natura, ha consentito al marchio di acquisire un suo autonomo significato sul piano distintivo. Il marchio è diventato idoneo a determinare un effettivo e diretto collegamento di un dato prodotto o servizio con il soggetto imprenditoriale di provenienza.
- nel marchio complesso “Spizzico”, costituito dall’omonimo termine e da una figura stilizzata di un trancio di pizza. Figura utilizzata per contrassegnare i servizi di ristorazione veloce a base principalmente di pizze e focacce al trancio. Pur evocando il concetto di consumazione di pasti in pezzi o in tranci, il marchio è forte e notorio per effetto del secondary meaning. Significato derivante dall’intensa campagna pubblicitaria svolta dal titolare del marchio e dalla conseguente penetrazione sul mercato della ristorazione.
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