Ti lascio un’idea

TI LASCIO UN IDEA AVV SILVIA DI VIRGILIO LEX AROUND ME MILANO

Ti lascio un’idea.

I diritti di proprietà intellettuale sono per legge trasferibili a terzi a titolo oneroso o gratuito.

La tutela ha carattere territoriale; ad esempio, un brevetto italiano concede al titolare diritti di esclusiva solo per l’Italia.

I diritti di proprietà intellettuale sono anche concedibili in licenza, che può essere esclusiva, semiesclusiva o non esclusiva. La licenza può essere limitata a uno specifico territorio, anche di ampiezza inferiore rispetto a quello per cui il licenziante possiede i relativi diritti.

Il contratto di licenza più noto è quello che concede a un altro i diritti di sfruttamento in proprio, di solito a fronte di royalties, di uno o più dei seguenti diritti di proprietà industriale:

  • brevetti
  • marchi
  • know-how

Le variabili contrattuali per un contratto di licenza sono tantissime.

Rientrano in questa ipotesi anche i casi in cui la licenza è solamente accessoria allo scopo principale del contratto ed è concessa solo per tale scopo principale.

Ad esempio, concedo licenza sul mio brevetto a un terzista solo ed esclusivamente perchè produca per mio conto. In questo caso, andrà ben definito contrattualmente, per evitare che il licenziatario ne faccia altri usi.

E’ sempre opportuno definire bene quali sono i brevetti e i marchi oggetto di licenza, precisando per ognuno 
tutte le registrazioni ottenute – con numero e data – tutte le domande presentate e in attesa di registrazione e tutti gli eventuali rinnovi.

E’ anche importante delineare i contenuti del know-how, magari allegando al contratto un documento che ne illustra i contenuti.

Inoltre è sempre bene chiarire:

  • se la licenza è esclusiva, semiesclusiva o non esclusiva
  • l’ambito del territorio per cui viene concessa la licenza
  • se la licenza è a titolo gratuito od oneroso
  • lo scopo della licenza

Altrettanto importante è prevedere garanzie sulla validità dell’oggetto della licenza e le modalità di uso corretto della licenza da parte del licenziatario; ad esempio,
evitare un uso improprio dei marchi.

Non dimenticarti di prevedere l’obbligo di cessare l’uso o restituire ogni documento al termine del contratto. Se sei il licenziatario, fai controllare la validità di brevetti e marchi da uno dei tanti mandatari specializzati. Eventuali rivendicazioni di terzi potrebbero coinvolgere anche te.

I brevetti e le invenzioni trovate nell’attuazione del contratto

A volte, è prevedibile che dall’attuazione del contratto possano derivare risultati innovativi, brevettabili o non brevettabili. È un’ipotesi frequente nei contratti di ricerca, ma può verificarsi anche a seguito dell’utilizzo di un brevetto o di un know-how da parte del licenziatario.

E’, quindi, opportuno precisare nel contratto:

  • a chi spetterà la proprietà dei risultati innovativi
  • le modalità di compenso, in caso tali risultati innovativi divengano proprietà di chi ha 
commissionato la ricerca o del licenziante.

Infatti, una volta scoperta dal partner contrattuale una nuova invenzione brevettabile, magari trovata partendo dal know-how riservato dell’altro contraente, sarà molto più difficile trovare un accordo economico a posteriori.

I risultati brevettabili (o anche non brevettabili) potrebbero:

  • rientrare nel corrispettivo contrattuale già pattuito
  • diventare di esclusiva proprietà  ma venire compensati a parte, in misura prefissata o 
da stabilire (possibilmente prefissando almeno alcuni criteri);
  • divenire di esclusiva proprietà ma venire compensati con delle royalties;
  • dar luogo a diritti diversi tra cui, ad esempio, il diritto di cosfruttamento, il diritto di dare licenza a 
terzi, ecc.

In ogni caso, è sempre opportuno precisare che i compensi sono anche remunerativi di quanto dovuto ai collaboratori a titolo di eventuale equo premio (ex art. 23 legge brevetti, se ed in quanto applicabile).

Altrimenti ti potresti trovare nell’ipotesi di dover remunerare a parte i collaboratori.

 

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