Una registrazione a prova di legge

UNA REGISTRAZIONE A PROVA DI LEGGE AVV SILVIA DI VIRGILIO LEX AROUND ME MILANO

Una registrazione a prova di legge.

Prima di registrare il tuo marchio verifica che abbia tutti i requisiti di legge.

Verifica il rispetto dei requisiti di validità e registrabilità.

Il Codice di Proprietà Industriale stabilisce che possono essere registrati come marchi di impresa

tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese

Quindi, prima ancora di valutare che tipo di registrazione effettuare, dovrai verificare se il marchio che hai scelto e’ giuridicamente valido, ossia se risponde ai requisiti di liceità, verità, originalità e novità richiesti dalla legge.

Requisito di Liceità

Il marchio non può contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali.

Requisito di Verità

È vietato inserire nel marchio segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi offerti.

Il tuo marchio deve essere originale e deve avere capacità distintiva.

Requisito di Originalità

Non possono essere utilizzate le denominazioni generiche, le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali e della provenienza geografica del prodotto oppure i segni diventati ormai di uso comune.

La mancanza di questo requisito comporta la nullità del marchio.

Sono stati dichiarati nulli perché meramente descrittivi i marchi:

  • BITTÉR per aperitivi (Trib. Milano sentenza del 11 luglio 1991)
  • JEANS per pantaloni (Trib. Milano 2 ottobre 1980)
  • MOHITO per bevande alcoliche (EUIPO)

Capacità distintiva

Sulla base dell’intensità della capacità distintiva, si distingue tra marchi forti e marchi deboli.

I primi sono marchi slegati da un’assonanza logica tra marchio e prodotto.

Ad esempio Artemide per l’illuminazione o Nike per abbigliamento e scarpe.

I secondi si avvicinano alle denominazioni generiche o descrittive del prodotto o del servizio

Ad esempio Twitter o Facebook.

Non si tratta di una distinzione solamente teorica ma ha delle precise conseguenze giuridiche in quanto si riflette sul grado di protezione del marchio stesso.

Come sostenuto dalla Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza del 27 febbraio 2004, n. 3984, si tratta di una distinzione che

“si riverbera sulla tutela dei Marchi nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del cuore del Marchio”.

È, infatti, assicurata una tutela più ampia al marchio forte, difendibile in modo più efficace da fenomeni contraffattivi, e una tutela molto più ristretta al marchio debole, limitata ai soli elementi che delineano l’aspetto generico o descrittivo del segno.

La debolezza di un marchio fa sì che possano coesistere altri marchi molto simili tra loro.

Può accadere che marchi definiti deboli acquisiscano capacità distintiva fino a diventare marchi forti, per effetto del secondary meaning (ossia attraverso l’assunzione di un secondo significato rispetto al segno distintivo originariamente debole), grazie a un’intensa campagna di marketing o pubblicitaria svolta dal titolare del Marchio e dalla conseguente penetrazione sul mercato.

Alcuni esempi di Marchi deboli che sono stati considerati successivamente forti in seguito alla loro diffusione nel mercato: Estathè, Oran-Soda e Lemon-Soda.

Requisito di Novità

Tra tutti forse il requisito più ovvio: il tuo marchio non deve essere già stato utilizzato da un imprenditore dello tuo stesso settore produttivo e non deve creare confusione con altri prodotti o servizi.

Nello stesso ambito di prodotti o servizi dovrai, quindi, differenziare il marchio il più possibile da quelli già esistenti.

Diversamente, in ambiti diversi il rischio di confusione e’ più difficile ed è, pertanto, possibile la coesistenza di Marchi uguali o simili.

Ad esempio il Marchio Ferrari identifica sia un’automobile che uno spumante senza creare alcuna confusione nel consumatore.

Va sempre considerato l’aspetto dell’affinità tra prodotti o servizi, ossia la possibilità che il consumatore possa attribuirli alla stessa impresa, anche se merceologicamente diversi.

Come nel caso di pasta e condimenti o di abbigliamento e gioielli.

Esulano da queste valutazioni i Marchi cd. notori o rinomati, caratterizzati da un largo riconoscimento nel pubblico, i quali godono di una tutela ampia.

In questi casi e’ esclusa la possibilità di utilizzo dello stesso marchio anche in ambiti diversi, dal momento che il rischio di confusione sarebbe troppo elevato.

Ad esempio il marchio Barilla oppure Gucci.

La mancanza anche di uno dei requisiti citati comporta la nullità del marchio, ma sono previste due eccezioni:

  • Convalida del Marchio. La nullità del marchio non può essere dichiarata quando chi ha richiesto la registrazione non era in mala fede e il titolare del Marchio abbia tollerato l’uso per 5 anni.
  • Capacita’ distintiva del marchio. La nullità del marchio per difetto di originalità non può essere dichiarata quando a seguito del suo uso ha acquistato capacità distintiva prima della proposizione della domanda di registrazione.

Vuoi sapere se il tuo marchio esiste già? Leggi il mio Post sulla “La ricerca di anteriorità” e scopri se il marchio che hai scelto è davvero originale oppure contattami per altri chiarimenti.

 

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Tutti i marchi e i segni distintivi riportati all’interno del post sono utilizzati a soli fini esplicativi e appartengono in via esclusiva ai legittimi proprietari.

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