Hai registrato il marchio: proteggi il tuo investimento
Sapevi che se hai un marchio registrato da più di 5 anni ma non lo stai utilizzando non puoi impedire a terzi di usare un marchio identico e/o simile al tuo?
Sai che è possibile monitorare periodicamente le domande di marchio depositate presso gli uffici marchi per verificare se altri stanno registrando marchi simili al tuo?
Il diritto di esclusiva sul marchio registrato decorre dalla data di presentazione della relativa domanda all’ufficio brevetti.
Quindi in concreto sei tutelato ancora prima di utilizzarlo, ad es. nella fase di lancio pubblicitario.
La registrazione nazionale dura dieci anni ed è rinnovabile per un numero illimitato di volte, sempre con durata decennale.
La normativa italiana e comunitaria impongono un onere di utilizzo a carico del titolare del marchio.
La registrazione resta in vigore 10 anni dalla data di deposito della domanda.
Se il marchio non viene utilizzato nella stessa modalità corrispondente a quella della registrazione non ti sarà possibile agire verso terzi a tutela del tuo marchio.
La normativa vigente in materia prevede che se non utilizzi il marchio entro 5 anni dalla registrazione la registrazione può essere annullata.
Salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
Stessa cosa se ne sospendi l’uso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
È, quindi, opportuno che nel corso degli anni tu abbia molta cura nel verificare l’utilizzo del tuo marchio nella stessa forma in cui lo hai depositato, così da evitare la decadenza per mancato uso.
Costituiscono cause di decadenza:
- la volgarizzazione del marchio, ossia quando nel commercio il marchio e’ diventato una denominazione generica di un dato prodotto.
Esempi di marchi nati per identificare un prodotto sul mercato e che hanno finito per identificarsi con un genere di beni sono: CELLOPHANE, BIRO, SCOTCH
- la sopravvenuta ingannevolezza del marchio, ossia quando il marchio non corrisponde ai prodotti e/o servizi offerti
- la mancata utilizzazione del marchio entro 5 anni dalla registrazione
- in caso di marchio collettivo, se il titolare omette i controlli previsti dalle disposizioni che ne regolano l’uso
Se consideri che la durata di un marchio e’ di 10 anni e’ plausibile che il tuo marchio subisca delle modifiche in questo lasso di tempo, soprattutto per i marchi figurativi.
In questo caso ti suggerisco di verificare se si tratti o meno di un nuovo marchio a tutti gli effetti.
In tal caso di valutare una nuova registrazione che corrisponda al marchio effettivamente usato.
Un altro aspetto importante da considerare dopo la registrazione del tuo marchio è verificare periodicamente le domande di marchio depositate da altri presso gli uffici competenti.
Questo processo di monitorizzazione ti consente di avere un aggiornamento costante sullo stato delle possibili registrazioni in conflitto con la tua.
Inoltre ti consente di opporti alla registrazione di un marchio successivo, presentando apposita domanda di opposizione all’Ufficio marchi competente.
Monitorare le registrazioni, oltre a permetterti di agire immediatamente a tutela del tuo marchio, ti evita anche di dover intraprendere apposite azioni legali per far valere i tuoi diritti.
Un risparmio notevole in termini di tempi e di soldi.
A livello normativo tieni, inoltre, presente che l’art. 28 del D.Lgs 30/2005 e l’art. 54 del Regolamento CE n. 207/2009 stabiliscono che
“il titolare di un marchio d’impresa che durante cinque anni consecutivi tollera, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e’ stato usato”.
In quanto titolare di un marchio registrato hai, quindi, il diritto/dovere di verificare se terzi depositano domande di marchio identiche e/o simili al tuo marchio, affinché tu possa opporti tempestivamente a tali registrazioni.
Mi rendo conto che controllare periodicamente lo stato delle domande sia un’attività che richiede tempo e risorse.
Ti assicuro, però che si tratta di un’attività necessaria per proteggere l’investimento che hai fatto.
Se sei interessato contattami e monitorerò per te eventuali nuovi depositi di marchi identici e/o simili al tuo marchio registrato e ti informerò nel caso in cui siano considerati rilevanti ai sensi della normativa di riferimento.
In questo caso ti invierò un breve parere evidenziandoti le possibili azioni da intraprendere a tutela del tuo marchio.
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