Modificare il marchio senza perdere la registrazione

Modificare il marchio senza perdere la registrazione

La primavera porta con sé aria di novità e voglia di cambiamenti.

Questo desiderio di novità potrebbe sentirsi anche all’interno della tua attività e, in particolare, sul tuo “patrimonio” aziendale.

Il marchio rappresenta a tutti gli effetti un patrimonio per la tua azienda e la tua attività. E’ uno strumento fondamentale per comunicare con i tuoi clienti e per consolidare la tua posizione sul mercato.

Vero è che dopo qualche anno potresti aver voglia di dare vita nuova al tuo marchio. Il tempo passa e anche le mode cambiano (e se penso agli anni Novanta e all’imperversare dei pantaloni a vita bassa il mio cuore perde ancora un battito).

Quindi viva il cambiamento e le novità! Anche per modificare il tuo marchio!

Una ventata di novità sul carattere grafico o sui colori del tuo marchio o, addirittura, un logo tutto nuovo allineerà il brand alle nuove tendenze. E si sa che le novità e le sorprese piacciono a tutti.

Ma il marchio non ha solo una dimensione estetica ma, anche, una giuridica e di tutela dei diritti acquisiti. E come in tutte le cose anche questa è una questione di cuore. Devi sempre metterci il cuore in quello che fai per trovare la tua strada.

 Photo by Karsten Winegeart on Unsplash

Cos’è il “cuore” del marchio

Pensa a un marchio composto da più elementi, alfanumerici, grafici, stilistici che nell’insieme mandano un messaggio al pubblico (cd. marchio complesso).

E’ per questi marchi che si pone il problema dell’individuazione del cosiddetto “cuore”. Ossia l’elemento che costituisce il nucleo distintivo, diverso dalle parti solo descrittive del marchio.

Ti faccio un esempio.

Un marchio registrato “Il mio cucciolo”, protetto per le categorie inerenti alla cura e agli accessori per animali domestici, accompagnato dal disegno stilizzato di una ciotola di cibo ha come cuore del marchio il termine “Il mio cucciolo”.

Perché è importante distinguere tra cuore e parti marginali del marchio?

Perché è solo sul cuore del marchio, che ha carattere distintivo e non semplicemente descrittivo, che il titolare può rivendicare i suoi diritti di esclusiva.

Per cui il titolare del marchio “Il mio cucciolo” potrà rivendicare l’esclusiva sulla scritta ma non anche sul disegno della ciotola, in quanto descrittive del prodotto.

Come puoi modificare il tuo marchio

Quando una modifica del marchio è marginale o sostanziale? Ad esempio, il mutamento di carattere grafico del tuo marchio come sarebbe da considerare? Una questione di dettaglio o uno stravolgimento?

Nel caso in cui la modifica del marchio dovesse stravolgere il marchio rispetto all’iniziale registrazione, questo produce pesanti conseguenze sui diritti di esclusiva acquisiti.

In fase di deposito del marchio deve, infatti, essere riprodotto un esemplare del marchio da sottoporre alle autorità incaricate di procedere alla registrazione. Ed è su questo specifico tipo di marchio che si richiede l’esclusiva.

Di conseguenza se le modifiche sul marchio non si limitano a variazioni marginali che mantengono intatto il cuore e la visione d’insieme del marchio, da un punto di vista giuridico siamo di fronte a un nuovo marchio.

In questo caso dovrai procedere con una nuova pratica di deposito, anche se la proprietà è rimasta in capo allo stesso titolare. E anche se i prodotti contraddistinti e l’idea di fondo alla base del marchio sono rimasti invariati.

Cosa succede se procedi con un nuovo deposito del marchio

Torniamo al nostro marchio “Il mio cucciolo” depositato e registrato a giugno 2012 dalla società Fido. Nel 2018 a seguito di un’operazione di restyling Fido apporta una modifica sostanziale al marchio.

All’avvicinarsi della scadenza decennale del marchio (giugno 2022), Fido decide di registrare la nuova versione, senza però rinnovare il primo marchio.

Nel frattempo un’altra società concorrente nel settore degli animali domestici ha cominciato nel 2016 a usare un marchio molto simile a quello che viene lasciato cadere da Fido. La concorrente, cogliendo l’occasione del mancato rinnovo da parte di Fido del suo vecchio marchio, registra a proprio nome il marchio “Il mio cucciolo”.

Nel caso di un’eventuale controversia per la titolarità del marchio. il titolare del marchio “Il mio cucciolo” non potrà più far valere la storicità del primo marchio contro il concorrente, perdendo ben dieci anni di anteriorità dei diritti acquisiti.

Come succede se rinnovi il marchio

Se, invece, il titolare del marchio “Il mio cucciolo” precedentemente registrato sceglie di mantenere il marchio, senza apportare nessuna modifica, si procede con il rinnovo del marchio stesso.

La registrazione può essere rinnovata:

• per lo stesso marchio precedente
• riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi rivendicati all’atto del primo deposito del segno
• nel rispetto della classificazione internazionale dei prodotti e servizi di cui all’Accordo di Nizza

Potresti, quindi, pensare che in qualità di avvocata io ti consigli il semplice rinnovo del marchio così com’è stato inizialmente depositato. A discapito del tuo desiderio di seguire il tuo cuore.

Non è proprio così.

Una volta individuato il cuore che contraddistingue il tuo marchio registrato, la strada potrebbe essere:

• in caso di restyling radicale del marchio sarà opportuno rinnovare il vecchio marchio entro il termine di scadenza e depositare anche la nuova versione oggetto di restyling del marchio. In questo modo, in caso di controversia si potrà facilmente dimostrare al giudice l’anteriorità storica dei diritti maturati sul marchio a partire dalla prima data di deposito, sentendosi anche liberi di usare una veste grafica rinnovata e tutelata con il nuovo deposito
• in caso di restyling minimalista del marchio, potrai limitarti a depositare presso l’autorità competente il marchio con quelle minime varianti che lasciano però intatto il marchio nel suo insieme.

Come modificare il marchio dando continuità

Una volta chiarita l’idea alla base del tuo marchio il consiglio è di mantenerla costante nel tempo pur apportando delle modifiche che possano “svecchiare” il marchio.

Questo ti consente di conciliare tradizione e innovazione. E mantenere una presenza forte e riconoscibile all’interno del mercato.

Quindi prima di modificare il tuo marchio è bene fare una serie di valutazioni che possano conciliare innovazione e continuità. Ovviamente, in quanto titolare del marchio, sei tu a decidere come intervenire.

Ma se vuoi farti un’idea di alcuni marchi famosi che hanno rivisto i loro marchi leggi anche gli altri articoli della sezione Storia dei Marchi per tutti gli approfondimenti.

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