MARCHIO REGISTRATO: DECADENZA PER MANCATO USO ANCHE SE IL PRODOTTO E’ IMPORTATO
Con la Sentenza n. 5448/2017 pubblicata il 16/05/2017 il Tribunale di Milano ribadisce un principio importante: il mancato utilizzo del marchio registrato, da cui deriva la decadenza dello stesso, è ravvisabile anche nel caso di presenza nel mercato italiano del prodotto recante il marchio registrato ma solo in virtù di un’importazione parallela.
La presenza sul mercato italiano di prodotti derivanti da importazione parallela non dimostra un uso effettivo del marchio, bensì un utilizzo meramente simbolico e sporadico e perciò non idoneo a evitare la decadenza per non uso.
L’art. 121 comma 1 del CPI autorizza la prova del mancato uso mediante presunzioni semplici, anche in considerazione della possibilità per il titolare della privativa di contestare il valore presuntivo degli elementi avanzati da chi fa valere la decadenza.
Dal momento che per l’attore in decadenza appare estremamente difficoltoso fornire la prova storica negativa del mancato uso del marchio, in ragione della sua estraneità all’organizzazione dell’impresa titolare dello stesso, la prova è ammissibile per presunzioni semplici, anche in considerazione della possibilità per il titolare della privativa di contestare il valore presuntivo degli elementi allegati dalla controparte.
Nel caso di specie, la ricerca effettuata nel catalogo italiano, così come nella versione online del catalogo stesso, non ha consentito di individuare alcun articolo recante il marchio oggetto di causa.
Giurisprudenza e Dottrina annoverano l’assenza del marchio nel catalogo dell’impresa titolare tra gli elementi idonei a fondare una presunzione semplice di non uso.
“È quindi evidente che la società titolare del marchio, e pertanto agevolata sulla base del principio di vicinitas della prova, non essendo in grado di produrre in giudizio neppure un campione di prodotto con denominazione recante etichetta in lingua italiana non è in grado di contestare in modo convincente la presunzione di non uso introdotta in giudizio dall’attrice”.
Il ricorso a elementi marginali, attestanti una presenza sul mercato di prodotti derivanti da importazione parallela ma non direttamente commercializzati con il marchio contestato, non dimostra un uso effettivo del marchio ma un utilizzo meramente simbolico e sporadico e quindi non idoneo a evitare la decadenza per mancato uso.
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