Marchi notori: il caso Puma rimescola le carte
Quando si parla di marchi famosi, la vera questione non è solo se un segno sia conosciuto dal pubblico. La domanda giusta è: quanto è conosciuto? Perché nei procedimenti europei questa differenza può determinare la vittoria o la sconfitta. La recente sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 22 ottobre 2025 (causa T-491/24), nel caso tra Puma SE ed EUIPO, lo dimostra con grande chiarezza.
Il Tribunale ha annullato la decisione dell’EUIPO perché quest’ultimo, pur avendo riconosciuto una certa notorietà ai marchi anteriori di Puma, non aveva valutato in modo esplicito l’ipotesi più favorevole alla parte che rivendicava quella notorietà. In altre parole: se un’impresa dice “il mio marchio è molto famoso” e produce prove in tal senso, l’EUIPO deve prendere in considerazione anche il livello massimo di notorietà, non fermarsi a una formula vaga come “quantomeno medio”.
Il contesto: perché Puma ha fatto opposizione
La vicenda nasce dall’opposizione, proposta nel 2013, contro la registrazione internazionale del marchio figurativo “CMS Italy” per macchine e servizi industriali. Puma ha fondato la propria opposizione sull’art. 8, par. 5, del Regolamento (CE) n. 207/2009, la norma che tutela i marchi notori anche quando il marchio successivo viene chiesto per prodotti o servizi non simili rispetto a quelli per cui il marchio anteriore è registrato.
Questa tutela “rafforzata” scatta quando l’uso del marchio successivo può:
- trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore;
- oppure recarvi pregiudizio (ad es. diluizione, offuscamento, svuotamento della forza attrattiva).
Puma, come sappiamo, usa da anni il segno del felino in salto, strettamente associato a abbigliamento, scarpe, articoli sportivi. La sua tesi era chiara: anche se il segno contestato riguardava un settore diverso, la forza evocativa del marchio Puma meritava protezione ampia.
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I passaggi davanti all’EUIPO (e dove si è inceppato il meccanismo)
L’opposizione di Puma è stata respinta in prima battuta. La divisione di opposizione e, poi, le diverse commissioni di ricorso hanno riconosciuto che i marchi anteriori godevano di una certa notorietà, ma hanno ritenuto che non fosse dimostrato un nesso tra i segni in conflitto.
Questa impostazione è stata però censurata più volte dal Tribunale UE, fino alla pronuncia del 22 ottobre 2025. Il punto critico è il seguente: l’EUIPO aveva parlato di notorietà “quantomeno media”, ma non aveva spiegato perché non stesse prendendo in considerazione l’ipotesi – invocata da Puma – di una notorietà elevata o addirittura molto elevata. Eppure proprio l’intensità della notorietà è un fattore decisivo per capire se il pubblico possa associare i due segni o se il secondo possa sfruttare la reputazione del primo.
Il principio affermato dal Tribunale UE
La Corte ha affermato un principio molto utile per chi tutela marchi forti:
quando una parte sostiene che il proprio marchio gode di una notorietà molto elevata e porta prove in questo senso, l’EUIPO deve determinare il grado preciso di notorietà oppure, quantomeno, valutare espressamente l’ipotesi più favorevole a quella parte.
Non basta dire “il marchio è noto, almeno in misura media”. Questa formula, se resta isolata, può viziare l’intera valutazione, perché impedisce di verificare se – assumendo una notorietà più alta – il nesso tra i segni non diventi invece probabile.
Il Tribunale lo riconduce al dovere di diligenza dell’EUIPO: l’Ufficio europeo è tenuto a esaminare con attenzione e imparzialità tutti gli elementi giuridici e fattuali rilevanti prima di respingere una domanda fondata sulla notorietà.
Perché questo è importante per chi ha un marchio “famoso”
Questa decisione è preziosa per i titolari di marchi con un capitale reputazionale forte (moda, sport, lusso, automotive, tech) perché impedisce che l’EUIPO “appiattisca” la notorietà su un livello intermedio senza giustificazione. Nella pratica, se porti dossier completi – rassegna stampa internazionale, sponsorship, vendite, quote di mercato, follower, posizionamento retail – l’Ufficio deve spiegare perché non ti riconosce un livello di notorietà alto.
La differenza non è terminologica: tra “medio” e “molto elevato” cambia la capacità del marchio anteriore di difendersi anche fuori dal proprio settore. E l’art. 8, par. 5, nasce proprio per questo: impedire che marchi più deboli si appoggino ingiustamente a marchi famosi, anche solo per creare un’assonanza o un richiamo mentale.
Le implicazioni operative per imprese e professionisti
Dal punto di vista di chi assiste le aziende, la sentenza suggerisce alcune regole di prudenza:
- Costruire un fascicolo di notorietà: non aspettare il contenzioso per cercare le prove. Raccogli periodicamente dati su mercato, comunicazione, campagne, collaborazioni, risultati sportivi, articoli di settore.
- Contestualizzare le prove: indicare territori, periodi, target, canali. Un marchio può essere famosissimo nel fashion europeo e poco noto in ambito B2B extra UE: se non lo spieghi, l’EUIPO può ridurre la portata delle tue prove.
- Rivendicare espressamente il livello massimo: se ritieni che il marchio sia di fama elevata, va detto in modo chiaro nella memoria. È quello che obbliga l’Ufficio a misurarsi con l’ipotesi più favorevole.
- Chiedere una motivazione puntuale: se l’EUIPO usa formule tipo “quantomeno” o “tutt’al più”, va verificato che abbia davvero esaminato lo scenario più favorevole. In difetto, c’è spazio per l’impugnazione.
Questa è, di fatto, una decisione che rafforza il ruolo probatorio del consulente e dell’avvocato: non basta “dire” che il marchio è notorio, serve spiegare perché e costringere l’Ufficio a pronunciarsi sul punto.
Un richiamo alla neutralità procedurale
Il Tribunale, infine, fa un’osservazione di metodo che vale anche oltre i marchi: quando l’EUIPO sceglie di usare espressioni elastiche (“quantomeno”, “tutt’al più”), è tenuto a dimostrare di aver considerato l’ipotesi più favorevole alla parte che ha visto respinti i propri argomenti. Non è una formalità. È ciò che garantisce che la valutazione complessiva del nesso tra i marchi e del pregiudizio alla notorietà non sia viziata a monte.
FAQ – Domande frequenti
Perché Puma ha vinto davanti al Tribunale UE?
Perché il Tribunale ha ritenuto che l’EUIPO non avesse esaminato in modo esplicito l’ipotesi più favorevole alla società, cioè quella di una notorietà molto elevata dei suoi marchi. Questo ha reso incompleta la valutazione del nesso tra i segni.
Serve sempre provare la notorietà con dati di mercato?
Sì. La notorietà non si presume: va dimostrata con elementi oggettivi (vendite, pubblicità, presenza mediatica, ricerche, premi, sponsorizzazioni). Più è alta la tutela che chiedi, più la prova deve essere articolata.
La decisione riguarda solo i marchi sportivi?
No. Il principio vale per tutti i marchi che invocano l’art. 8, par. 5, del Regolamento marchio UE. È particolarmente utile per i brand di lusso, moda, design e intrattenimento.
Cosa cambia per chi fa opposizioni in EUIPO?
Cambia il modo di scriverle: bisogna indicare in modo espresso il grado di notorietà rivendicato e costruire un fascicolo probatorio che obblighi l’Ufficio a prenderlo in esame. In caso contrario, l’EUIPO potrebbe limitarsi a riconoscere una notorietà “media”.
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