E’ sempre una questione di classe

E SEMPRE UNA QUESTIONE DI CLASSE AVV SILVIA DI VIRGILIO LEX AROUND ME MILANO

Il rischio di confusione tra un marchio precedentemente registrato e un marchio nuovo è una delle principali cause di rifiuto o dichiarazione di nullità di un marchio.

Anche in Cina.

Prima della sua ultima revisione, avvenuta nel 2014, la Legge sui Marchi era quasi silente sul concetto di “confondibilità” tra marchi.

L’unico riferimento presente era l’art. 13 che proibiva la registrazione di un marchio per beni identici o simili che fosse duplicazione, imitazione o traduzione di un marchio notorio non registrato in Cina. E il nuovo marchio potesse creare confusione tra i consumatori.

Nella versione della Legge Marchi del 2014 il concetto di confondibilità è stato introdotto all’art. 57, che distingue tra l’uso di un marchio identico o simile su prodotti simili e l’uso di un marchio simile su prodotti identici, quando tale uso possa creare confusione.

A oggi nessuna interpretazione è stata ancora emanata dalla Corte Suprema in merito all’art. 57.

Quindi il concetto di confondibilità rimane un concetto non ben definito in mancanza di parametri precisi di definizione e comparazione e, pertanto, è lasciato ampio spazio al giudizio e alla discrezionalità dell’organo giudicante.

L’art. 13.3 delle Previsioni affronta, invece, la questione dei marchi notori utilizzati su beni o  servizi diversi.

Al giudice è richiesto di determinare se il marchio nuovo abbia probabilità di indurre in errore il pubblico, di creare un’associazione di idee con la conseguenza di nuocere agli interessi del proprietario del marchio notorio.

Tale circostanza si riferisce al concetto non più di confondibilità ma di diluizione del marchio.

Nelle sue Previsioni, la Corte Suprema indica alcuni criteri (carattere distintivo e grado di reputazione del marchio, sufficiente grado di similarità tra i marchi, beni designati,…) che i giudici debbono considerare per determinare se vi sia un caso di diluizione.

E se rigettano la tua domanda per l’esistenza di un marchio simile al tuo nella stessa classe?

Sulla base dell’esistenza di una registrazione precedente l’ufficio competente può rilevare il rischio di confusione per i consumatori tra i due marchi operanti nella medesima classe. In questo caso la domanda è respinta e si concede un termine per proporre eventuali osservazioni.

L’aspetto fondamentale è l’ambito di operatività del marchio ed eventuali precedenti registrazioni attive.

La scelta della Classe deve essere sempre coerente con l’attività svolta.

Se il marchio gode di rinomanza nel territorio di appartenenza, è diffuso in altri Paesi ed è oggetto di precedente tutela, sia in ambito nazionale che comunitario, la domanda potrà essere validamente argomentata e sostenuta.

 

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