Comprami, io sono in vendita
Il contratto di cessione del marchio rientra nell’ambito dei contratti relativi alla circolazione del marchio ed è disciplinato dall’art. 23 del Codice di proprietà industriale.
Con questo accordo il titolare del marchio trasferisce definitivamente a un altro soggetto la titolarità piena ed esclusiva sullo stesso marchio (a differenza della licenza in cui il trasferimento è temporaneo).
È ammessa anche la cessione parziale del marchio, relativamente a prodotti diversi e non affini rispetto a quelli commercializzati dal titolare del marchio.
Il nuovo proprietario del marchio ha un impegno fondamentale da rispettare nei confronti del consumatore: deve comunicare al pubblico ogni eventuale modifica di natura sostanziale relativa alla qualità o alle caratteristiche dei prodotti/servizi identificati con il marchio.
In sostanza il nuovo proprietario ha l’onere di non fare un uso ingannevole del marchio, lasciando credere che i prodotti/servizi da esso identificati abbiano mantenuto le medesime caratteristiche e qualità che possedevano con il vecchio titolare.
La cessione del marchio secondo la giurisprudenza
L’inserimento, nel marchio, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l’abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l’abbia ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in un’ ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un’attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia, non solo stato registrato, ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva.
(Cassazione civile, sez. I, 25/05/2016, n. 10826)
In relazione al contratto di cessione di marchio, “la regola posta dall’art. 1337 cod. civ. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto.
(Cassazione civile, sez. I, 23/03/2016, n. 5762)
Il nuovo proprietario del marchio a seguito di una cessione può utilizzare materiali di qualità inferiore nei prodotti contraddistinti dal marchio, ciò non costituisce causa di decadenza del marchio, salvo che il peggioramento sia tale da indurre in errore il consumatore. In questo caso, il marchio decade per uso ingannevole dello stesso.
(Tribunale di Milano – sentenza 8 aprile 2014)
Alcune clausole da tenere a mente:
- Oggetto del contratto
Il cedente trasferisce al cessionario che accetta la piena ed esclusiva proprietà del marchio denominato ____________ e raffigurato nell’allegato al presente contratto unitamente a ogni diritto di proprietà industriale inerente lo stesso senza limitazione alcuna.
- Obblighi del cedente
Il cedente garantisce:
che non esistono in capo al marchio altri diritti di terzi soggetti;
al cessionario tutti i diritti in esclusiva sul marchio concesso;
Il cedente, a partire da ________ e fino a ______ anni, si obbliga a non utilizzare il marchio in alcun modo;
Il cedente si obbliga altresì per il periodo innanzi indicato a non stipulare licenze con terzi in merito al marchio, né ad utilizzarlo attraverso terzi soggetti, salvo espresso consenso scritto del cessionario.
- Obblighi del cessionario
Il cessionario si obbliga a utilizzare il marchio nel rispetto del principio di buona fede, garantendo che gli usi del marchio, anche tramite terzi licenziatari, non danneggeranno in alcun modo l’impresa e/o i prodotti del cedente;
Il cessionario si impegna, ai sensi dell’art. 23 del CPI e dell’art. 2573 c.c. a evitare che la cessione possa derivare nocumento ai consumatori, mettendo in atto ogni strategia di comunicazione o altro si renda utile a scongiurare usi ingannevoli del marchio e/o confusione e/o induzione in errore sulla provenienza aziendale dello stesso.
Il cessionario, come compenso per il presente trasferimento del marchio versa al cedente la somma di euro ________ a mezzo di __________ all’atto della sottoscrizione del presente contratto, rilasciando relativa quietanza.
Utilizza queste clausole come base per il tuo contratto ma non fare il solito copia/incolla prendendo i testi che trovi in giro. O, peggio, utilizzando contratti preparati per regolare altri rapporti.
Se vuoi approfondire gli argomenti trattati leggi anche il Post “Cosa non devi mai fare con il tuo contratto“.
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