Come usare un marchio registrato

Come usare un marchio registrato

Il titolare di un marchio registrato è obbligato, in linea di principio, a utilizzarlo esattamente come lo ha depositato. Tuttavia, nella pratica commerciale, è comune utilizzare il marchio in modi diversi durante l’attività. Magari per rispondere a esigenze di mercato che richiedono un restyling del logo o la modifica di elementi grafici o verbali.

I Rischi di Modificare un Marchio Registrato

Per mantenere la protezione del marchio, è essenziale utilizzarlo come registrato, almeno nei primi cinque anni.

Ogni modifica apportata deve essere attentamente valutata, poiché l’uso concreto del marchio può essere esaminato dagli Uffici della proprietà intellettuale e dai tribunali, specialmente in casi di opposizione o decadenza.

Esempio: Un’azienda registra un marchio consistente in un logo con specifici colori e caratteri tipografici. Se, dopo due anni, decide di cambiare radicalmente il design del logo, adottando colori e font completamente diversi, rischia che il marchio modificato non sia più considerato identico a quello registrato. In caso di contestazioni, potrebbe perdere la protezione legale sul marchio originale.

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L’Europa e la Flessibilità nel Marchio Registrato

Il quadro normativo europeo consente una certa flessibilità nelle modifiche del marchio, a condizione che non venga alterato il carattere distintivo del marchio stesso. Tuttavia, determinare se una variazione modifichi il carattere distintivo è spesso oggetto di interpretazioni divergenti.

Se un’azienda modifica leggermente il suo logo, ad esempio aggiornando l’ombra o la posizione di un elemento grafico senza alterare l’elemento principale che lo rende riconoscibile, tale modifica potrebbe essere accettabile e non compromettere la protezione del marchio.

Per ridurre l’incertezza, l’EUIPN ha pubblicato il Progetto di Prassi Comune CP8 il 15 ottobre 2020, stabilendo principi generali per valutare le modifiche apportate al marchio e i loro effetti sul carattere distintivo. L’Italia ha recepito questa prassi il 15 gennaio 2021.

Come Valutare una Modifica del Marchio

Generalmente, quando le modifiche riguardano aggiunte, omissioni o variazioni delle caratteristiche del marchio, le modifiche che incidono sugli elementi distintivi tendono a cambiare il carattere distintivo del marchio. Mentre quelle che interessano elementi non distintivi o con un carattere distintivo debole hanno meno probabilità di alterare il segno.

Nel valutare una combinazione di modifiche, è importante considerare se una singola modifica, come l’omissione di un elemento, alteri significativamente il carattere distintivo del segno, mentre le altre variazioni non abbiano un impatto rilevante.

Se nessuna modifica individuale comporta un cambiamento del carattere distintivo, si deve esaminare l’effetto complessivo di tutte le modifiche. In alcuni casi, è l’insieme delle modifiche a determinare un’alterazione significativa del marchio.

Il processo di valutazione di una modifica al marchio comporta diverse fasi:

• Valutazione del marchio registrato e degli elementi distintivi.
• Comparazione diretta tra il marchio registrato e quello utilizzato.
• Verifica delle modifiche agli elementi distintivi e l’impatto sull’impressione complessiva.

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Si possono distinguere quattro tipi principali di modifiche:

• Rimozione di alcuni elementi del segno registrato e inserimento di nuovi. Un marchio composto da un’icona di una mela e la scritta “TechFruit” decide di rimuovere l’icona della mela e aggiungere una stella stilizzata accanto alla scritta “TechFruit”. Questo potrebbe alterare il carattere distintivo se la mela era un simbolo forte e riconoscibile per il pubblico.
• Trasformazione di alcune caratteristiche del segno, accompagnata dall’aggiunta di nuovi elementi. Il logo di una compagnia di moda con il nome “TrendLine” viene modificato cambiando il colore del font da nero a oro e aggiungendo un motivo geometrico sotto il testo. La trasformazione del colore e l’aggiunta del motivo potrebbero cambiare l’impressione generale del marchio, specialmente se il nero era legato alla percezione del brand come elegante e minimalista.
• Eliminazione di alcuni elementi e la trasformazione delle caratteristiche di quelli rimanenti. Un marchio di caffè chiamato “Caffè Nero” decide di rimuovere il disegno del chicco di caffè che accompagnava il nome e trasforma il font da uno stile corsivo a uno più moderno e stilizzato. L’assenza del chicco e la trasformazione del font potrebbero alterare la percezione del marchio da tradizionale a contemporaneo.
• Rimozione di elementi, la trasformazione delle caratteristiche dei rimanenti e l’aggiunta di nuovi elementi. Un marchio di automobili con un logo costituito da un cerchio con una stella al centro e la scritta “AutoStar” decide di rimuovere la stella, cambiare il colore del cerchio da argento a blu e aggiungere un’ala stilizzata al di sotto del nome. Questa combinazione di modifiche altera significativamente l’aspetto e il messaggio del marchio, portandolo da un design minimalista a uno dinamico e più complesso.

Capire le implicazioni delle modifiche a un marchio registrato è cruciale per i titolari, soprattutto per chi deve adattare frequentemente il proprio marchio per esigenze commerciali.

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Chi sono:

Avv. Silvia Di Virgilio

Collaboro con aziende, professionisti e startup cogliendo tutte le opportunità che il diritto offre per crescere sul mercato e proteggere l’attività dei miei clienti.
Mi occupo di contrattualistica, diritto commerciale e proprietà industriale; mi sono specializzata nel settore dell’e-commerce, della tutela del know how e della privacy.
Attraverso questo blog cerco di togliere un po’ di polvere e di legalese dalla mia professione.

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