Come posso cambiare un marchio registrato
Il titolare di un marchio registrato deve, in linea di principio, usare il marchio così come lo ha registrato.
Spesso però succede che si utilizzi il marchio in maniera diversa nel corso dell’attività. Magari per rispondere a esigenze commerciali che richiedono di riadattare il logo; ad esempio rinnovando lo stile oppure modificando alcuni elementi grafici o verbali.
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I rischi di cambiare un marchio registrato
Il marchio registrato, per non perdere la sua protezione, deve essere usato nello stesso modo in cui è stato depositato. Almeno per i primi cinque anni.
È importante valutare attentamente le modifiche che di volta in volta si apportano al marchio utilizzato.
Le modifiche, infatti, non sono prive di rischi dal momento che l’uso concreto che si fa del marchio registrato può essere valutato dagli Uffici della proprietà intellettuale e dal Tribunale nell’ambito di procedure di opposizione o di decadenza. Con conseguenze di grande impatto per la registrazione.
L’Europa e il marchio registrato
L’ordinamento europeo consente una certa flessibilità nelle modifiche da apportare al marchio e consente l’utilizzo del marchio anche in forme diverse.
Quali?
Tutte quelle che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato.
Capire quando una variazione sia tale da modificare il carattere distintivo del marchio registrato è stata oggetto di diverse interpretazioni da parte dei vari Uffici della proprietà intellettuale. E le decisioni sono spesso divergenti o contrastanti.
Con l’obiettivo di far venir meno l’incertezza ed emanare provvedimenti sempre più simili e allineati da parte degli Uffici degli stati membri il 15 ottobre 2020 è stata pubblicato il Progetto di Prassi Comune CP8 redatto dall’EUIPN (European Union Intellectual Property Network).
Nella Prassi comune si individuano i principi generali per valutare i cambiamenti apportati al marchio utilizzato e i loro effetti sul carattere distintivo. Si è, inoltre, stabilito che nel valutare se il marchio utilizzato costituisca una variante accettabile della sua forma registrata occorre procedere per fasi.
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Le fasi per cambiare un marchio registrato
Come prima cosa si deve valutare il marchio registrato, individuando gli elementi che contribuiscono al suo carattere distintivo. E definendo il loro grado di distintivitá.
Poi occorre fare una comparazione diretta dei marchi, mettendo a confronto quello registrato e quello utilizzato.
A questo punto si deve verificare:
- se gli elementi distintivi in precedenza individuati sono presenti e/o modificati
- valutare le modifiche, le aggiunte o le omissioni, prendendo in considerazione anche l’impressione complessiva prodotta dai segni
La Prassi Comune offre molti esempi che dimostrano quando la variazione subita dal marchio può determinare un’alterazione del carattere distintivo quando:
- il marchio denominativo non è più identificabile
- l’aggiunta di un elemento distintivo che interagisce con il marchio registrato in modo tale che non possa più essere percepito in modo indipendente
In ogni caso la valutazione delle alterazioni del carattere distintivo di un marchio devono essere sempre valutate caso per caso.
L’Italia ha recepito questa prassi comune dal 15 gennaio 2021.
Che, oltre a essere una guida per gli esaminatori chiamati a valutare l’uso dei marchi in forme diverse da quelle registrate, rappresenta uno strumento importante di riflessione anche per i titolari di marchi registrati.
Soprattutto per coloro che necessitano di adattare spesso i loro marchi alle esigenze di commercializzazione o di promozione dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal marchio.
Se vuoi approfondire gli argomenti trattati in questo Post leggi gli articoli della sezione Marchi.
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