Case History: il marchio “Postina”
La recente sentenza del Tribunale di Milano n. 12307/2016 del 09 novembre 2016 offre un’interessante spunto di riflessione sull’utilizzo di un marchio già registrato se la finalità è puramente descrittiva, ossia funzionale a indicare le caratteristiche e la funzione essenziale di un prodotto.
Il termine “Postina”, usato con la finalità di indicare una categoria di borse ispirata ai modelli utilizzati dai postini negli anni ‘50, non è distintivo e non è indicatore di origine del prodotto contrassegnato da tale segno bensì un marchio descrittivo di una categoria di prodotti.
L’utilizzo, successivamente alla registrazione del marchio da parte di un soggetto, del marchio denominativo per descrivere una categoria di borse e distinguerla da altre categorie, come ad es. “ shopper”, “bauletto”, “zaino”, “minitracolla” è comunemente usato dagli operatori economici e dai consumatori per indicare borse che si ispirano a quelle che erano utilizzate dal postino in Italia, negli anni 50’.
Il nome “Postina”, quindi, se utilizzato con tale finalità, per effetto del trasferimento del nome dal soggetto al prodotto, è percepito come descrittivo di caratteristiche, quali la resistenza e la capienza, perdendo così il carattere distintivo richiesto a un marchio per essere meritevole di tutela.
Gli articoli dei giornali di moda, il comune uso da parte del consumatore e degli operatori economici del termine “Postina”, associato a categorie di borse aventi le caratteristiche di quelle originariamente usate dai postini, palesano la natura descrittiva di tale parola, quando utilizzato in tale contesto.
L’uso del segno denominativo Postina per indicare una categoria di borse, affiancandolo ad altri termini, pure descrittivi di altre categorie (“ shopper”, “bauletto”, “tracolla”, “zaino”, “minitracolla”) è una conferma dell’uso descrittivo del segno.
Tale uso descrittivo, volto a indicare le caratteristiche del prodotto, è consentito nell’attività economica, quando sia conforme ai principii della correttezza professionale, in quanto la titolarità di una privativa non consente “al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore alla provenienza geografica o di prestazione di servizio o ad altre caratteristiche del prodotto, purché l’uso sia conforme ai principii della correttezza professionale”.
Nel caso di specie, la società convenuta ha usato il segno “Postina”, con modalità descrittiva delle caratteristiche di un prodotto (quella utilizzata, appunto, dai postini in un preciso periodo storico), in modo conforme all’uso nella prassi commerciale e nel rispetto dei principi di correttezza professionale.
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