Born in the USA

BORN IN THE USA AVV SILVIA DI VIRGILIO LEX AROUND ME MILANO

La proprietà intellettuale racchiude in sé tutto il diritto finalizzato alla tutela di opere generate dall’inventiva e dall’ingegno umano.

Per armonizzare una materia di così ampio raggio e renderla applicabile in più stati nel migliore dei modi è stata istituita la WIPO (World Intellectual Property Organization).

Creata nel 1967 WIPO, con sede a Ginevra, è una delle agenzie delle Nazioni Unite finalizzate alla crescita, promozione e protezione della Proprietà Intellettuale nel mondo. Gli stati appartenenti sono attualmente 188.

WIPO regola 24 trattati internazionali, le cui finalità sono:

  • Armonizzare le legislazioni e le procedure nazionali in tema di IP
  • Applicare i diritti di proprietà intellettuale
  • Utilizzare tecnologie e sistemi informatici aggiornati, per l’accesso alle informazioni in ambito IP
  • Risolvere controversie legate a diritti di proprietà intellettuale.

Tutela e la registrazione di un marchio negli Stati Uniti.

La normativa statunitense in tema di marchi presenta due prime distinzioni: la prima comprende i cd. “Trademarks” la seconda i cd. “Service marks”.

Il Trademark ™ è identificato nel Lenham Act come una parola, nome, simbolo o logo che permette di identificare l’origine dei prodotti di un’azienda o di un privato.

Il “ServiceMark”, invece, identifica un servizio permettendo all’azienda che lo utilizza di distinguersi dagli altri.

Per quanto invece attiene al carattere distintivo del marchio, si individuano diverse tipologie di marchio tra cui:

  • causale
  • fantasioso
  • allusivo.

Qualora il marchio presenti una delle suddette caratteristiche, lo stesso acquisirebbe particolare riconoscibilità.

Diversamente, nel caso in cui lo stesso risultasse descrittivo o generico, potrebbe non essere considerato idoneo alla registrazione.

Il marchio di fantasia è un marchio composto da parole inventate che non sono citate nel vocabolario; il marchio potrà essere facilmente ricollegabile a un prodotto presente sul mercato. Ad es. il marchio Kodak.

I marchi arbitrari possono essere formati da parole con significati comuni ma senza alcuna relazione con il prodotto che distinguono. Ad es. il marchio Apple.

I marchi allusivi hanno la caratteristica di richiamare alcuni aspetti dei prodotti che rappresentano, anche se è necessaria per l’utente finale una maggiore attenzione al suo significato. Ad es. il marchio  Microsoft = Software per Microcomputer.

I marchi descrittivi identificano la qualità, la caratteristica del bene o evidenziano la funzione, la natura o la modalità dell’utilizzo.

La validità di questi marchi, oltre a essere identificata nella loro natura distintiva, deve anche trovare ragion d’essere nella prova dell’uso sufficiente e nella loro “affermazione” tra i consumatori fruitori dei prodotti e i servizi identificati.

L’acquisizione del diritto di utilizzo di un marchio avviene nel momento in cui si è primi a utilizzare il marchio o quando si è i primi a registrarlo.

L’acquisizione dei diritti tramite registrazione del marchio comporta la pubblicità dello stesso e permette, a chi lo detiene, di dimostrare in giudizio la cd. “priorità temporale” nonché la sua estensione territoriale.

Per quanto riguarda l’aspetto pratico della registrazione del marchio, questa è caratterizzata da due livelli di realizzazione: statale e federale.

La registrazione statale permette al detentore di un marchio di far valere i suoi diritti entro i limiti di un singolo stato. Presentando indicazioni sui prodotti e servizi, sulla data del primo utilizzo e inserendone tre campioni detti “speciemen”.

Questo tipo di registrazione ha valore solo nello stato in cui avviene. Generalmente si consiglia quando l’utilizzo del marchio è destinato a un ambito strettamente locale ed è anche il tipo di registrazione da preferire qualora un imprenditore non statunitense intenda importare i suoi prodotti nel territorio degli Stati Uniti.

La registrazione a livello federale è gestita dall’USPTO (United States Patent and Trademark Office), ampliando il raggio di protezione del marchio con alcuni vantaggi specifici:

  • azioni in caso di violazione del marchio sia presso le corti federali che statali
  • utilizzo della R o della dicitura Resgistred, US. Pat. & Tm. Off., per indicare la registrazione presso l’USPTO
  • estensione del marchio presso altri Paesi
  • registrazione del marchio presso le autorità doganali (US Custom Service), per eventuali importazioni di prodotti contraffatti.

La domanda di registrazione deve contenere:

  •  Modulo compilato dell’USPTO
  • Disegno del marchio, a cui deve essere allegata l’anagrafica del richiedente, le date in cui il marchio è stato usato la prima volta, le classi di prodotti e servizi
  • Tre campioni del marchio identici tra di loro
  • Il versamento delle tasse di registrazione.

Entro 4 mesi dal deposito della domanda di registrazione la stessa deve essere esaminata da un funzionario dell’UPSTO il quale, se individua motivi di non registrabilità, emette una decisione di rigetto che verrà comunicata al richiedente.

Quest’ultimo avrà sei mesi di tempo per apportare le modifiche indicate dall’esaminatore. In caso di sua inattività la domanda di registrazione di considera abbandonata.

Nel caso in cui il richiedente dovesse procedere con le modifiche, ma le stesse dovessero comunque risultare non sufficienti, il rigetto dell’esaminatore sarà definitivo.

Contro il rigetto il richiedente può presentare opposizione presso il Trademark Trial and Appeal Board, sezione speciale dell’UPSTO.

Qualora le modifiche colmino le carenze emerse in sede di deposito, il funzionario procede con la pubblicazione del marchio sulla Gazzetta Ufficiale dell’USPTO.

Dalla data di pubblicazione del marchio chiunque ritenga di subire un danno da tale registrazione può presentare opposizione entro 30 giorni.

Trascorsi i quali il marchio verrà registrato.

Infine, anche dopo la registrazione, il marchio potrà essere cancellato tramite una richiesta di cancellazione da parte di un terzo che ritenga di aver subito un danno dalla registrazione del marchio, aprendo la cd. “Cancellation Proceeding”.

 

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