5 modi per usare il marchio altrui

5 modi per usare il marchio altrui

Il marchio rappresenta il segno distintivo che per eccellenza è in grado di attirare l’attenzione del consumatore.

Ma non solo.

Il marchio differenzia il prodotto realizzato da un imprenditore dagli altri prodotti presenti sul mercato.

Quindi il marchio riveste una duplice funzione:

• distintiva, ossia di individuazione della sottoclasse all’interno di una categoria più ampia di prodotti o servizi. Ad es. distinzione di linea luxury realizzata da una casa di moda rispetto altre altre linee basic commercializzate dall’azienda. Questa è una funzione strettamente giuridica;
• di garanzia qualitativa, ossia stimola il produttore a mantenere un elevato standard qualitativo nella realizzazione dei prodotti messi sul mercato. Questo per non deludere le aspettative dell’acquirente fidelizzato che, alla luce della rinomanza conseguita dal marchio, avrà anche fiducia nella qualità del bene precedentemente acquistato. Questa è una funzione strettamente economica.

E’ lecito usare il marchio altrui?

Il codice della proprietà industriale fornisce una definizione di marchio elencando i presupposti necessari affinché vi sia una valida registrazione, secondo quanto indicato dall’art. 7 D. lgs. n. 30/2005.

Dalla lettura dell’articolo emerge chiaramente l’intento del legislatore di fondare la disciplina del marchio sulla c.d. identità distintiva. Ossia sulla capacità del marchio di distinguere il bene da altri prodotti presenti e futuri.

In questo modo il marchio è idoneo a ingenerare nella mente del consumatore l’associazione prodotto-imprenditore.

L’esclusiva sull’utilizzo del marchio può nascere, a determinate condizioni e con un’efficacia seppur limitata, anche con il mero uso dello stesso protratto nel tempo (c.d. marchio di fatto).

Ma la tutela compiuta del marchio e il suo diritto esclusivo all’uso avviene a seguito di una registrazione presso:

• l’Ufficio Brevetti e Marchi (con una registrazione valida sul territorio italiano)
• l’EUIPO (con una registrazione valida sul territorio europeo)
• gli uffici internazionali (con una registrazione valida sul territorio prescelto).

E’ importante avere sempre a mente che la sola creazione del marchio non fa sorgere automaticamente alcun diritto su di esso.

Per poter godere delle tutela è necessaria, almeno, l’apposizione del marchio sul prodotto messo in circolazione o sul servizio offerto.

Quando è lecito usare il marchio altrui

Il diritto di esclusiva conferito dal marchio si concretizza sia in un potere di utilizzo assoluto del marchio sia in un potere di esclusione ai terzi del suo utilizzo.

E’ ovvio che attraverso un contratto di licenza d’uso del marchio è possibile utilizzare il marchio altrui, solitamente a fronte del pagamento di royalties o pagamenti una tantum.

Ma esistono anche dei limiti all’utilizzo esclusivo del marchio. Degli spazi in cui è possibile l’utilizzo lecito del marchio altrui anche senza un accordo tra le parti o un’autorizzazione da parte del titolare.

Utilizzo come marchio del nome proprio di persona

Il soggetto che si chiama come un marchio registrato (es. la signora Luisa Spagnoli, il signor Giovanni Rana) non può essere privato del diritto di usare legittimamente il proprio nome. Anche nell’esercizio della propria attività commerciale.

Non potrà, però, utilizzarlo con le stesse funzioni e destinazioni di chi che l’abbia precedentemente registrato. Quindi non potrà registrare come marchio il suo nome per contraddistinguere prodotti identici o affini rispetto a quelli già contraddistinti da un marchio che adoperi il suo nome.

Uso privato e non commerciale del marchio

A condizione che l’uso non si concretizzi in una contraffazione, una violazione di un diritto di privativa industriale o una violazione di diritto altrui. E non abbia nemmeno una potenzialità confusoria per il consumatore.

Utilizzo del marchio con riferimento ad accessori o pezzi di ricambio adattabili a prodotti originali

L’imprenditore può menzionare il marchio altrui per informare sulla compatibilità tra il proprio prodotto e quello del titolare del marchio, in funzione informativa.

Ovviamente nei limiti di un’obiettiva necessità comunicativa e nel rispetto delle regole di lealtà commerciale.

Viene infatti ritenuto opportuno che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto del suo marchio al fine di identificare o menzionare i suoi prodotti o servizi. E’ lecito, quindi, informare in modo efficace il consumatore della funzione del prodotto offerto, quando l’uso del marchio risponde a una esigenza comunicativa e all’interesse dei consumatori a un’informazione chiara e completa.

Un esempio di uso lecito è quello dell’informazione sulla compatibilità sussistente tra due prodotti.

Uso di marchi altrui per finalità suggestive

Ossia senza configurare una violazione del diritto di marchio.

Ad es. nel caso di un ristoratore che, nell’ambito di un video per pubblicizzare il proprio servizio, collochi davanti all’ingresso del ristorante auto con marchi di prestigio.

Lo scopo di suggerire il prestigio del servizio offerto non richiede alcuna autorizzazione da parte del titolare del marchio utilizzato, data l’assenza di una potenzialità confusoria o di un agganciamento, dato che il servizio appartiene a una categoria merceologica del tutto diversa.

Uso del marchio altrui per informare su un componente di un prodotto

Ad es. nel caso di un ingrediente, una materia prima, ecc… Il messaggio informativo circa un elemento che compone il proprio prodotto deve sempre rispettare il principio della correttezza e lealtà professionale.

Quindi i messaggi informativi devono essere trasparenti e non suggerire mail la sussistenza di un rapporto di associazione/affiliazione commerciale fra le due imprese.

E’ consentito solo informare l’acquirente, in modo chiaro e inequivoco, che il proprio prodotto contiene, è composto o comunque utilizza il prodotto del titolare del marchio, identificandolo e menzionandolo a fini informativi.  

 

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